论失效专利应用及侵权风险防范
论失效专利应用及侵权风险防范 李文江 河南工业大学法学院 基金:2015河南省软科学项目(152400410074) 专利保护期限的规定,使专利在保护期满或其他法定原因而进入公有领域,成 为社会公众可自由使用的智力成果。截止2004年,世界上累计专利数量已达到 6 000万件左右,但失效专利达到近3 000万件。面对仍然具有较高应用价值的 失效专利,发达国家予以了极大的关注。据调查,依靠专利立国的日本,通过国 际专利贸易和进一步利用失效专利,不仅缩短了近60%的研发时间,而且节约 了 80%的研发费用。与发达国家相比,我国对失效专利的再利用明显落后,意识 不强,一定程度上造成了资源浪费。如何有效利用低成本的失效专利,对我国专 利研发和技术更新都具有十分重要的现实意义。 一、失效专利的涵义 所谓失效专利,顾名思义就是失去“效力”的专利。但是,此失去的“效力”并 非专利效力的全部,仅指法律效力。因此,失效专利的解释是专利法意义上的, 笔者赞成从法律层面解释失效专利。 首先,有效的专利不仅具有知识产权共有的特征,而且具有法律性、技术性、市 场性三大特性。那么,失效专利虽然失去了法律性,但并非丧失了专利的全部效 用,其技术性和市场性依然存在。因此,部分学者认为,对失效专利的解释应该 缩小范围,失效专利只是到期专利及放弃专利权的专利。 其次,从失效专利的英文表达方式看,查阅我国学者的文献,有三种表现形式: 顾东蕾认为失效专利的英文是invalid patent;刘洪文献中失效专利的英文表达 为disabled patent;还有一种英文表达方式expired patent □上述三种方式中, invalid, disabled是指无用,没有效用,无法使用等意思;expired是过期的意 思,过期的专利只是失效专利的一种。可见,上述三种方式的表述都不准确。英 国知识产权局网站上将失效专利表述为Patents Not in Force,即不受法律保 护的专利。 由上分析可见,失效专利是基于该专利已经丧失专利权和申请权而言的,专利 权人因为失去了垄断性权利,专利技术进入公共领域,成为公知技术。 二、失效专利产生的原因 要弄清失效专利是否存在应用价值及其价值大小,首先应该系统分析失效专利 产生的原因。在此,笔者分析认为有以下四个方面的原因: (一)专利保护期届满失效 给专利规定保护期限,是世界各国的共性规定,既体现了法律对专利保护的积 极态度,又可以理解为法律对专利权作出了时间限制。我国《专利法》将发明、 实用新型和外观设计三种专利的保护期限作出了区别性规定,即发明专利保护 20年,实用新型和外观设计保护10年。该保护期就是专利权存在的有效期限, 超出保护期,专利技术即进入公共领域,成为任何人都可以免费使用的社会资 源。《专利法》第42条、第43条和第44条分别规定了专利权的保护期限和专 利权在保护期限届满前终止的情形。2010年《专利法实施细则》第6条还提到 了已失效专利的恢复制度,填补了《专利法》的立法疏漏。 (二)专利权人主动放弃专利权 据笔者研究,让专利权人主动放弃权利的情形有以下两种: 1. 专利申请人放弃专利申请权 此情形依据专利申请案是否公开分为两个阶段:第一阶段,专利申请未公开之前 申请人撤回申请,仅视为放弃申请权,因此不产生失效专利。第二阶段,专利申 请被公开后申请人撤回了申请,因为申请内容被公开,拟申请的专利技术自然 成为公知技术,因此 产生了失效“专利”。此“专利”虽然并不是真正意义上 的专利,即没有被授予专利权,但是申请人也无法通过商业秘密进行保护。 2. 专利权人放弃专利权。 此专利权的放弃划分为被动放弃和主动放弃两种形式:第一,被动放弃。一是因 为缴纳专利年费是专利权人的法定义务,如不能按时足额缴纳就可能失去专利 权;二是专利权因无人继承而被动放弃。专利权转移包括转让和继承两种方式, 但部分专利无人继承,当然也就无人缴纳专利年费,此时该专利就沦为失效专 利。第二,主动放弃,即专利权人以书面声明方式主动放弃专利权。主动放弃的 理由,客观上是因为世界上技术发展日新月异,新的专利技术不断代替旧的专 利技术。据资料显示,英国现有专利中,保护期限维持10年以上的不足一半, 维持到届满者也不足18%;法国现有专利中,维持10年以上的仅25%,维持到届 满者不足5%;德国专利的实际保护寿命,平均不足9年,维持届满者仅占4%。我 国发明专利保护期限维持到届满的几乎没有。这些被放弃的专利就是失效专利。 (三)未在我国申请的国外专利 依据专利的地域性和《世界保护工业产权巴黎公约》,《专利法》属于本国法,在 国外已经申请的专利,只有在我国成功申请才能受到我国的专利法保护。在国外 享有专利权的专利权人,即使在我国申请专利,也需要在优先权期内进行,否 则,也可能丧失在我国申请专利的机会,使国外的有效专利成为我国的失效专 利。现实中,部分外国专利权人甚至跨国公司并没将在国外享有专利权的专利全 部在我国申请,也就是说,我国企业免费使用外国专利成为可能。但值得强调的 是,我国企业利用该专利生产的专利产品在本国销售没有问题,但如果出口到 该专利权人享有专利权的国家,势必构成侵权。 (四)专利因被宣告无效而失效 为了消除问题专利,我国《专利法》规定了 7项理由,任何人、任何时候都可以 请求专利复审委员会宣告专利权无效。被宣告无效的专利,意味着自始都不存在, 自然沦为失效专利。 此外,基于我国实施“及时公开和延迟审查”的专利审查原则,因此,一些专 利申请出现已公开但未获授权。严格意义来讲,此类专利申请并应该视为失效专 利,但是,被公开的非专利技术,类似于被无效的专利。对于此类技术,需要具 体分析,一是属于存在技术缺陷的,应该分析缺陷原因,其应用价值或许存在 局限性;二是如果因为申请文件本身问题致使申请失败,那么,该申请案可能存 在较大的利用价值。 三、失效专利应用的价值和策略 通过分析失效专利产生的原因,我们知道这些专利虽然失去了法律保护,但仍 然具有一定的应用价值,我国企业应珍惜并研究应用策略。 (一)失效专利的应用价值 首先,专利失效后,其核心技术进入公共领域。我国企业直接实施,不仅不会构 成侵权,而且可以省去一大笔使用或转让费用。 其次,应用失效专利有利于了解行业技术动态。一般情况下,失效专利并非意味 着专利技术处于落后状态,实际上看,失效专利仍然代表本行业技术的领先水 平。因此,通过分析失效专利的技术特征、技术分布和专利产品的走向,有利于 投资者作出科学的投资取舍。 其三,利用失效专利进行深度开发。分析、研究失效专利的一个重要目的就是对 失效专利进行二次开发,有利于现有技术的升级换代。进一步说,部分失效专利 的技术应用比较成熟,市场对专利产品的销售环境和消费者反馈情况也比较明 朗,因此,有利于投资者充分利用失效专利技术,在较高的起点上开发出更实 用、更具有前瞻性的技术方案。 其四,失效专利的价值不仅包括专利本身的应用,其价值评估结果也具有一定 的借鉴意义。其已有的价值评估结果,不仅有利于确定相关专利的价值,而且对 相关专利许可使用费、专利转让费及侵